Épuisement international des droits et importations parallèles

Un acheteur peut-il licitement et librement revendre sur un autre marché des produits protégés par des droits de propriété intellectuelle qu'il a acheté au titulaire des droits, ou avec votre consentement, sans obtenir son autorisation ?

La théorie de l'épuisement des droits ("doctrine of exhaustion") veut que le titulaire d'un titre de propriété intellectuelle perde toutes ses prérogatives fondées sur le droit de la propriété industrielle dès lors que le produit protégé a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement. Ce principe soulève en pratique des questions relativement complexes auxquelle la jursprudence a apporté des réponses qui peuvent non seulement varier d'un pays à l'autre mais aussi dépendre du type de droit de propriété intellectuelle concerné (brevet, marque, modèle).

Le principe de l'épuisement des droit au niveau national. “L'épuisement” constitue une des limites des droits de propriété industrielle. La situation envisagée est celle dans laquelle un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle
  • a été commercialisé
  • avec le consentement du titulaire des droits,
  • par ce dernier ou par un tiers autorisé (un licencié par exemple).
Dans cette situation, les droits de propriété intellectuelle sur l'exploitation commerciale de ce produit ne peuvent plus être exercés : ils sont “épuisés”. Cette limitation est parfois aussi appelée la “théorie de la première vente”, car les droits d'exploitation commerciale d'un produit donné expirent avec la première vente de ce produit. Après qu'il a été mis dans le commerce par le titulaire des droits ou avec son consentement, le produit peut circuler et être exploité librement. Les actes ultérieurs d'exploitation commerciale (revente, location, prêt...) par des tiers ne peuvent plus être contrôlés ou contestés par le titulaire des droits ni par son licencié. Ce principe est généralement, sauf exception tenant au cas d'espèce, appliqué dans la plupart des pays, du moins dans le cadre du marché national, c'est-à-dire tant que le produit ne franchit pas la frontière du pays où il a été introduit sur le marché.

La question de l'épuisement international des droits. La solution est-elle la même si le produit, initialement vendu dans un premier pays, traverse la frontière pour faire l'objet d'une exploitation commerciale dans un second pays ? La vente dans le premier pays d'un produit protégé par des droits de propriété intellectuelle aura-t-elle épuisé les droits de propriété intellectuelle sur ce produit dans le second pays ? Ou au contraire, le titulaire du droit de propriété intellectuelle (ou son licencié) peut-il s'opposer à l'importation et à la commercialisation des produits originaux commercialisés dans le premier pays ?

Les importations parallèles. La réponse à cette question revêt une importance particulière dans les cas dits “des importations parallèles”. Cette pratique consiste à importer des produits en marge des circuits de distribution internationaux négociés contractuellement avec le fabricant. Puisque le fabricant/titulaire du droit de propriété intellectuelle n'a aucun lien contractuel avec l'importateur parallèle, les produits importés sont parfois qualifiés de “produits du marché gris”, ce qui induit souvent en erreur en pratique car les produits sont des originaux, mais les circuits de distribution ne sont pas contrôlés par le fabricant/titulaire du droit de propriété intellectuelle. Sur la base du droit d'interdiction d'importation et de commercialisation conféré par un droit de propriété intellectuelle à son titulaire, celui-ci peut tenter de s'opposer à une telle importation afin de cloisonner les marchés. La question est alors de savoir si le droit de propriété intellectuelle dans le pays de revente s'est épuisé par la vente initialement opérée par le titulaire des droits, ou avec son consentement, dans l'autre pays. Dans l'affirmative, l'importation parallèle est licite et le titulaire des droits ne peut s'y opposer.

Différentes règles selon les pays : épuisement seulement national ou également régional ou international. Dans de nombreux pays l'épuisement des droits est seulement national : le titulaire du droit de propriété intellectuelle ne peut contrôler l'exploitation commerciale ni s'opposer à la libre circulation des produits mis par lui, ou avec son consentement, sur le marché national. Mais il, peut en revanche s'opposer à l'importation et la l'exploitation commerciale des produits provenant d'un pays étranger, même si ces produits sont des produits originaux dont la commercialisation à l'étranger a été autorisée par le titulaire des droits.

Lorsqu'un pays applique le principe de l'épuisement international, les droits de propriété intellectuelle sont épuisés dès que le produit a été vendu par le titulaire du droit ou avec son consentement dans n'importe quel pays du monde. Peu de pays appliquent ce principe et, lorsqu'il est appliqué, il peut l'être pour un droit (par exemple les brevets) mais pas pour un autre (par exemple les marques).

En cas d'épuisement régional, la première vente par le titulaire du droit ou avec son consentement, dans un pays appartenant à une région donnée (par exemple l'UE), du produit protégé par un droit de propriété intellectuelle vaut épuisement de tout droit de propriété intellectuelle sur ces produits, non seulement au niveau national dans le pays de première vente, mais aussi dans tous les pays appartenant à la région. Le titulaire des droits ou son licencié ne peuvent donc plus s'opposer à la et les importations parallèles dans un autre pays appartenant à la région ne peuvent plus faire l'objet d'une opposition sur la base du droit de propriété intellectuelle. Telle est la solution retenue au sein de l'Union Européenne, avec toutefois certaines situations portant exception (modification du produit ou de son conditionnement, distribution sélective justifiée…).

Il est à noter toutefois que :
  • le consentement à la mise dans le commerce doit être clairement établi (cf. la décision de la CJUE, Pharmon c/ Hoechst, C-19/84, 9 juillet 1985, jugeant qu'une licence obligatoire ne doit pas être prise pour un consentement) et constitue une question de fait à apprécier dans chaque cas d'espèce ;
  • la modification du produit ou de son conditionnement peut s'opposer à l'application de l'épuisement des droits ;
  • dans certains pays, les tribunaux valident sous certaines conditions des restrictions contractuelles à l'usage postérieurement à la vente ("post-sale restrictions"), même à l'échelle nationale, à condition que ces restrictions soient raisonnables et justifiées par l'objet du droit de propriété intellectuelle.