La marque en couleur et la portée d'un dépôt en noir et blanc

Le dépôt d'une marque effectué en noir et blanc ou en nuances de gris ne couvre plus nécessairement les variations colorisées de la marque. L'OHMI, Office européen des marques, ainsi que plusieurs Offices nationaux des marques au sein de l'UE ont modifié leurs pratiques d'appréciation de la portée de la protection conférée à un enregistrement de marque en noir et blanc ou en nuances de gris.

Comment protéger les différentes versions colorisées d'une marque ? Doit-on déposer en couleur(s) ? Ou un dépôt "générique" en noir et blanc fera-t-il l'affaire ? 

Dans le passé, on admettait le plus souvent, au moins en Europe, que l'enregistrement d'une marque en noir et blanc ou en nuances de gris couvrait toutes les couleurs ou nuances de couleurs.

L'Office européen, suivi par une large majorité d'Offices nationaux, adopte depuis 2014 la position opposée. Les enregistrements en noir et blanc ne couvrent plus automatiquement toutes les couleurs. Au contraire, toute variation de couleur ou de contraste des nuances d'une marque dont la protection est souhaitée, peut/doit désormais être enregistrée séparément.

Une communication officielle commune de l'Office européen et des Offices nationaux de l'UE participant au programme (à l'exception notable des Offices de la France de l'Italie et de la Finlande) expose cette nouvelle pratique.

Cette communication précise en particulier que la limitation de portée de l'enregistrement ne s'applique pas "si les différences de couleur ou de contraste des nuances sont insignifiantes". Toutefois, cette question est d'interprétation stricte : "une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’après un examen des marques côte à côte." Les exemples donnés dans la communication montrent que seules des différences minimes échapperont à la limitation de portée.  

Plusieurs conséquences découlent de cette nouvelle pratique.

Priorité. La revendication de la priorité d'une demande d'enregistrement antérieure n'est valable qu'à la condition que la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement soit identique à celle de la demande d'enregistrement antérieure dont la priorité est revendiquée. Une représentation d'un logo en noir et blanc ou en niveaux de gris, sur la base de laquelle la priorité est revendiquée, n'est pas considérée comme identique à la même marque en couleur.

Motifs relatifs. Une marque antérieure en noir et blanc ou en niveaux de gris n'est pas identique à la même marque en couleur.

Usage. L’utilisation d’une version en couleur d’une marque enregistrée en noir et blanc ou en nuances de gris n'est pas considérée comme un usage sérieux de la marque, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
- le signe pris en lui même indépendamment de sa couleur constitue le principal élément distinctif ;
- le contraste des nuances est respecté ;
- la couleur ou la combinaison de couleurs ne possède pas de caractère distinctif en elle-même et ;
- la couleur n’est pas l’un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global. 

Application de la nouvelle règle aux anciens enregistrements. Ce changement de politique ne s'applique pas seulement aux nouveaux dépôts, mais aussi aux demandes d'enregistrement en instance et aux enregistrements déjà délivrés. Une revue de portefeuille suivie de nouveaux dépôts pourra donc dans certains cas s'avérer utile.