Procédure d'enregistrement d’une marque

La procédure de l’enregistrement commence par le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et elle comprend plusieurs étapes qui durent suivant les pays de quelques semaines à plusieurs mois, voire (plus rarement) plusieurs années. L’enregistrement n’est donc pas une formalité instantannée et prend ainsi, selon les pays et les difficultés rencontrées (examen de validité, opposition, ...) entre 2 mois et 2 ans (par exemple environ 2 ans en Chine, 2 mois en Espagne ou au Danemark, 1 année en Egypte, 4 mois en France, ...).

Examen initial. L'examen commence par une vérification de la forme de la demande d’enregistrement (formulaire de dépôt et pièces jointes). Si certains éléments font défaut ou sont impropres, l'office des marques demande un complément ou une rectification de la demande. Lorsque tous les éléments nécessaires sont convenablement présentés, l’office attribue une date de dépôt et un numéro à la demande d’enregistrement de marque.

Examen au fond (de validité). Une fois que la demande d'enregistrement de marque est en ordre dans sa forme et qu’une date dépôt lui a été attribuée, elle est examinée quant au fond. L'examinateur vérifie si le signe constituant la marque répond aux exigences légales d'enregistrabilité (caractère distinctif, non trompeuses, ...). Dans certains pays (par exemple au Brésil, au Canada, en Chine, aux Etats-Unis, mais pas en France), l'examinateur effectue une recherche de disponibilité pour vérifier si la même marque ou une marque semblable au point de prêter à confusion a déjà été enregistrée ou été déposée par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires. L'examinateur envoie alors une notification d’examen consistant, soit en un refus provisoire exposant ses objections, soit en un accord pour l'enregistrement.

Refus provisoire. Un refus peut être lié au libellé des produits et services désignés, qui peut être considéré comme indéterminé ou trop large. Nos spécialistes (bien informés des produits et services pour lesquels vous souhaitez obtenir l’enregistrement) sont généralement en mesure de modifier (c'est-à-dire de limiter ou de clarifier) ce libellé et parviennent à surmonter ce type d’objection.

Plus délicates sont les objections fondées sur un droit antérieur, l’examinateur considérant alors que la marque n’est pas disponible en raison d’un risque de confusion de la marque examinée avec une ou plusieurs marques antérieures.

Le refus peut être totale : la marque est considérée comme ne pouvant pas être enregistrés pour tous les produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.

Le refus peut n’être que partiel : la marque est considérée comme acceptable uniquement pour certains des produits ou services. Nous tentons alors de surmonter le refus en présentant des arguments et/ou des modifications du libellé des produits et services.

Il peut être aussi proposé :
  • de tenter d'acheter la ou les marques antérieures,
  • d'en demander la déchéance si après enquête elle n'apparaissait pas être utilisée,
  • de négocier un accord de coexistence qui est notifié ensuite à l'examinateur (tous les pays n'acceptent cependant pas de tels accords, considérant qu'il est de l'intérêt général que les marques ne prêtent pas à confusions entre elles).

Refus définitif. Si l’examinateur n’accepte pas les modifications ou arguments qui lui sont soumis en réponse à un refus provisoire, il peut émettre une décision de refus définitif. Il est alors possible de former un recours contre cette décision.

Publication. L’enregistrement de la marque ou la demande d’enregistrement (selon les pays) est publié au journal officiel des marque.

Opposition. Dans un délai qui varie d’un pays à l’autre, mais qui est généralement compris entre 1 et 3 mois à compter de la date de publication de l’enregistrement (ou plus rarement à compter de la publication de l’enregistrement, comme par exemple au Japon et au Danemark), toute personne titulaire d'une marque antérieure peut faire opposition à l’enregistrement de la marque. Dans certains pays comme en France, l'opposition est également ouverte aux collectivités territoriales et aux organismes de gestion des indications géographiques pour la défense de leur nom. 

Si une telle opposition est formée, l’office des marques en avise le déposant. Après échanges de preuves et d’arguments, par écrit puis éventuellement lors d’une audience, l’office rend sa décision. Un recours est ouvert au déposant comme à l’opposant.

Si l'opposition n'est pas considérée comme valable, ou si aucune opposition n'est déposée contre la demande d'enregistrement, la demande de marque est admise à l'enregistrement.

Enregistrement. Une fois que la marque a été admise à l'enregistrement, la marque n’est pas encore enregistrée. Le déposant doit, en effet, au moins dans certains pays, accomplir des formalités d’enregistrement consistant principalement à payer une taxe d'enregistrement (cela est le cas par exemple pour une marque européenne, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, mais pas en France).  Dans certains pays (par exemple au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas pour une marque européenne, ni en France, ni en Chine, ni au Japon) il faut parfois fournir des éléments de preuve que l’usage de la marque a commencé dans le pays concerné. Après accomplissement des formalités d'enregistrement, l'office des marques délivre au demandeur un certificat d'enregistrement et un avis selon lequel l'enregistrement sera publié dans le Journal des marques.